registro de marca
Jurisprudência Selecionada

1 - STJ Marca. Registro. Observância dos trâmites legais no INPI. Necessidade. Lei 9.279/96, arts. 124, XIX, e 129.

«III - O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, in casu; ... (Continua)

2 - STJ Direito empresarial e processual. Registro de marca. Lei 5.772/1971. Empresa detentora, no Brasil, de licença para utilização de marca estrangeira. «martini. Legitimidade ativa. Ação anulatória de registro de marca de outra empresa. «contini. Causa de pedir. Confusão, desvio de clientela e prejuízos financeiros. Defesa de direito próprio.

«1. A legitimidade ativa para a ação anulatória de registro de marca deve ser apreciada à luz da legislação em vigor na data do ajuizamento da referida demanda, no caso, a Lei 5.772/1971 (Código de Propriedade Industrial), sobretudo por não se questionar relação jurídica continuativa, ou seja, cada registro impugnado não se repete periodicamente. Não incidência, portanto, das normas da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). ... (Continua)

3 - STJ Direito civil e processual civil. Agravo interno. Recurso especial. Ação de nulidade de registro de marca. Possibilidade de confusão. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade.

«1 - Ação de nulidade de registro de marca. ... (Continua)

4 - STJ Marca. Registro de marca de idioma estrangeiro. Mark Peerless é Marca Inigualável. Nome suficientemente distintivo. Lei 5.772/71, art. 65, item «6. Lei 9.279/96, art. 124, VI.

«A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa a emprestar a esta singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Isso porque a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público. Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele este expressão genérica («marca inigualável), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro.... (Continua)

5 - STJ Processo civil. Embargos de declaração em agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de nulidade de registro de marca. Omissão, contradição ou obscuridade. Ausência.

«1 - Ação de nulidade de registro de marca. ... (Continua)

6 - STJ Agravo interno. Agravo em recurso especial. Registro de marca. Elemento evocativo. Expressão de uso comum. Marca fraca.

«1 - Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7/STJ). ... (Continua)

7 - STJ Processual civil. Agravo interno no recurso especial. Propriedade industrial. Ação de nulidade de registro de marca. Reexame de conteúdo fático-probatório. Súmula 7/STJ. Confusão. Vedação do uso da marca. Decisão mantida.

«1 - O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula 7/STJ). ... (Continua)

8 - STJ Competência. Justiça Estadual. Propriedade industrial. Intervenção de terceiro. Ação ordinária para impedir registro de marca ainda não registrada no INPI. Entidade que nega interesse no feito. Exegese do CPC/1973, art. 50 e Lei 9.279/96, art. 136.

«É competente a Justiça Estadual para processar e julgar ação ordinária aforada para impedir registro de marca ainda não registrada no INPI que, intimado, manifestou-se nos autos negando interesse no feito.... (Continua)

9 - TJSP Propriedade industrial. Marca. Alegação de direito à exclusividade de utilização. Inadmissibilidade. Comprovação apenas de registro de marca mista. Ausência, ademais, de proteção legal à expressão comum. Precedentes jurisprudenciais. Improcedência mantida. Recurso não provido.

10 - STJ Agravo regimental no recurso especial. Marca registrada. Elemento de distinção do nome comum. Impossibilidade de revisão do conjunto fático-probatório. Súmula 7/STJ. Impugnação do registro de marca. Procedimento ordinário próprio. Inviabilidade de análise no âmbito do recurso especial.

«1. O tribunal de origem reconheceu que a marca registrada em nome da recorrida apresentava elemento que a distinguia de nome de uso comum. Rever tal conclusão encontra óbice insuperável na Súmula 7/STJ. ... (Continua)

11 - STJ Competência. Justiça Estadual. Propriedade industrial. Intervenção de terceiro. Ação ordinária para impedir registro de marca ainda não registrada no INPI. Entidade que nega interesse no feito. Exegese dos arts. 50 do CPC/1973 e 136, da Lei 9.279/96.

«É competente a Justiça Estadual para processar e julgar ação ordinária aforada para impedir registro de marca ainda não registrada no INPI que, intimado, manifestou-se nos autos negando interesse no feito.... (Continua)

12 - TJSP Apelação com revisão. Propriedade industrial. Marca. Nome comercial. Insurgência de editora que obtendo o registro de marca em data bem posterior àquela de quando foi concedido o registro da mesma marca a outra empresa, insurge-se contra decisão que lhe foi desfavorável. Inadmissibilidade. Preservação do direito daquele que em primeiro lugar obteve o registro. Necessidade. Recurso não provido.

13 - TJSP DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. IRREGULARIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COMPETÊNCIA.

Decisão que afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual para julgamento do feito. Insurgência do corréu Marcelo. Alegada irregularidade de transferência do registro de marcas em nome do réu. Competência da Justiça Federal para análise da questão. Lei 9.279/96, art. 175 e Tema 950 do STJ. Inadmissível cumulação do pedido com os pedidos de dissolução parcial da sociedade e indenização em face da sócia ré (art. 327, II, CPC). Possibilidade de cisão do processo, com a remessa à Justiça Federal de cópia integral dos presentes autos para apreciação dos pedidos de cancelamento de registros das marcas junto ao INPI. Ausência de conexão entre os pedidos, com risco de decisões conflitantes, que justifique julgamento conjunto pela Justiça Federal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE... (Continua)

14 - STJ Embargos de declaração. Agravo interno. Agravo em recurso especial. Registro de marca. Elemento evocativo. Expressão de uso comum. Marca fraca. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.

«1 - Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, vícios inexistentes no acórdão embargado. ... (Continua)

15 - STJ Marca. Direito marcário. Proteção da marca «CONTINENTAL. Registro de «marca notória. Exclusividade. Atividades diversas. Registros anteriores não atingidos. Lei 5.772/71, art. 67. Interpretação. Lei 9.279/96, art. 126.

«Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas as hipóteses de marcas notórias. ... (Continua)

16 - STJ Recurso especial. Comercial e marcário. Uso de nome comercial. Registro de marca deferido, com utilização do termo «supera. Proibição, pelo acórdão recorrido, de uso do termo no nome comercial.

«1 - A colidência entre nomes empresariais deve ser examinada tendo em mira o escopo da tutela ao nome comercial, a saber, identificar a empresa, distinguindo-a perante consumidores, fornecedores e o mercado de crédito empresarial, bem como proteger a respectiva clientela de possível confusão com outros agentes atuantes no mesmo âmbito de atividade. Precedentes. ... (Continua)

17 - STJ Recurso especial. Ação de nulidade de registro de marca cumulada com abstenção do uso. Marca evocativa. Cunho fraco. Convivência. Possibilidade. Confusão do consumidor. Inexistência. Recurso provido.

1 - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes). ... (Continua)

18 - STJ Agravo interno no agravo em recurso especial. Processual civil. Propriedade industrial. Registro de marca. Ônus de sucumbência. Distribuição. Princípio da causalidade. Modificação. Reexame fático probatório. Impossibilidade. Súmula 7/STJ.

1 - Discute-se nos autos a distribuição dos ônus de sucumbência em ação que debate o registro de marca no INPI. ... (Continua)

19 - STJ agravo interno na ação rescisória. Tutela cautelar. Indeferimento. Inconformismo. Prova nova. Descaracterização. Deferimento pelo inpi do registro de marca requerido pela autora e indeferimento do registro de marca requerido pela ré. Fatos ocorridos antes do trânsito em julgado e de pleno conhecimento da autora da ação rescisória. Agravo desprovido.

1 - O deferimento pelo INPI do registro da marca requerida pela própria autora, em 6/3/2019, não pode ser considerado prova nova, cuja existência a autora ignorava ou de que não pôde fazer uso, porquanto o fato foi constituído em data anterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, em 12/12/2017 (na fl. 593 dos autos do REsp 1.661.366/SP), não sendo factível concluir que a autora desconhecia o deferimento de registro que lhe beneficiava e que já era objeto do litígio entre as partes. ... (Continua)

20 - TJSP Propriedade industrial. Marca. Domínio na internet. Registro de marca de outrem. Inadmissibilidade. Tutela antecipatória. Deferimento. CPC/1973, art. 273. Lei 9.279/86, art. 129.

«... Assim, em sede de antecipação de tutela, em que, quanto à existência do direito alegado, não é necessária certeza absoluta, mas, relativa, estou convencido de que a agravante tem razão, pois, não encontro motivo aceitável para que a co-ré Total Digital possa continuar usando a marca «Total Color no seu endereço eletrônico na Internet, em face de a recorrente ter a propriedade dessa marca e o seu respectivo uso exclusivo, na forma da lei. ... (Des. Gildo dos Santos).... (Continua)

21 - STJ Propriedade industrial. Marca. Direito marcário. Ação de anulação de ato administrativo. Registro de marca. «Rose & bleu». Uso exclusivo. Impossibilidade. Cores e denominações (Lei 9.279/1996, art. 124, VIII). Termos nominativos sugestivos (Lei 9.279/1996, art. 124, VI e VIII). Recurso especial desprovido.

Nos termos da Lei 9.279/1996, art. 124, VI e VIII, da Lei de Propriedade Industrial, vocábulos genéricos, de uso comum, e que designam produtos ou serviços inseridos do segmento de atuação da sociedade, bem como as cores e suas denominações, exceto se combinadas de modo peculiar e distintivo, não são registráveis como marca. ... (Continua)

22 - STJ Nome comercial. Registro anterior na Junta Comercial. Prevalência sobre registro de marca, posterior, no INPI. Novidade e originalidade como fatores determinantes. Lei 5.772/1971, art. 59 e Lei 5.772/1971, art. 64.

«Tanto o registro realizado nas juntas comerciais (denominação social ou nome de fantasia), quanto o levado a efeito junto ao INPI (marca), conferem à empresa que os tenha obtido o direito de utilizar, com exclusividade, em todo o território nacional, a expressão que lhes constitui o objeto como título de estabelecimento, como sinal externo capaz de distingui-la, perante a generalidade das pessoas, de outras que operam no mesmo ramo de atividade. Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em respeito aos critérios da originalidade e novidade.... (Continua)

23 - TJMG Registro de marca. Apelação cível. Uso indevido de marca. Inicial. Requisitos. Honorários advocatícios

«- Não é condição para a propositura de ação ordinária, visando à descaracterização de imagem usurpada pelo réu, a prova do registro da marca que se pretende proteger, bastando que a petição inicial preencha os requisitos previstos nos CPC/1973, art. 282 e CPC/1973, art. 283. ... (Continua)

24 - STJ Propriedade industrial. Nulidade. Registro de marca nominativa. Lei 5.772/1971, art. 67, 17

«Somente não se mostra registrável como marca um nome comercial se a empresa titular deste o puder utilizar para os mesmos fins identificatórios pretendidos pela empresa solicitante do registro da marca. Aplicável, para aferir-se eventual colidência entre denominação e marca, o princípio da especificidade (REsp. 9.142-SP). Possível é a coexistência de duas marcas no universo mercantil, mesmo que a mais recente contenha reprodução parcial da mais antiga e que ambas se destinem à utilização em um mesmo ramo de atividade (no caso, classe 25.10 do Ato Normativo 51/81/INPI - Indústria e comércio de «roupas e acessórios do vestuário de uso comum), se inexistente a possibilidade de erro, dúvida ou confusão a que alude o Lei 5.772/1971, art. 67, 17).... (Continua)

25 - TJSP MARCA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA «REALLINK QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - DANO MORAL CARACTERIZADO -

Sentença de procedência que condenou a ré apelante a se abster de usar a marca «Reallink, de titularidade da autora apelada, além da fixação de indenização por dano moral - Inconformismo da ré - Não acolhimento - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional - Registro de marca concedido à autora que lhe confere o direito de utilização exclusiva - Pedido de registro de marca da ré que foi indeferido exatamente porque reproduz ou imita o registro da autora - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a utilização indevida da marca da autora pela ré, sendo cabível a reparação dos danos causados - Sentença de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO... (Continua)

26 - STJ Recurso especial. Julgamento do inpi de recurso administrativo que indefere pedido de reconhecimento da caducidade de registro de marca. Anulação de decisão. Impossibilidade ante a inexistência de ilegalidade. Tese recursal que não tem substrato no que foi decidido. Incidência da Súmula 284/STF.

«1. A Lei 9.279/96, ao estabelecer as hipóteses de caducidade de registro de marca pelo não uso, abre hipótese de exceção ao prever, no parágrafo primeiro do art. 143, que não há de se cogitar de caducidade de registro se o retardo for justificado por razões legítimas. ... (Continua)

27 - STJ Agravo interno no agravo em recurso especial. Propriedade industrial. 1. Pedido de anulação de registro de marca. Risco de causar confusão ou associação com marca alheia. Ausência de elementos caracterizadores. Modificação do acórdão recorrido. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. 2. Agravo improvido.

«1 - A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da ausência de imitação, confusão ou associação com marca alheia para justificar a invalidação dos registros, decorreu da análise dos elementos fáticos existentes nos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. ... (Continua)

28 - STJ Propriedade declaratória industrial. De nulidade recurso de atos especial. Ação administrativos praticados, de abstenção de uso de marca e de reparação de perdas e danos. Registro de marca. Reprodução de parte do nome de empresa registrado anteriormente. Limitação geográfica à proteção do nome empresarial.

«1. Atualmente, a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. ... (Continua)

29 - STJ Marca. Recurso especial. Ação de nulidade de registro de marca. Propriedade industrial. Transação entre as sociedades empresárias litigantes. Discordância do INPI, que integrava o polo passivo da lide. Extinção do feito. Impossibilidade. Registro de marca. Ação de nulidade. INPI. Participação processual. Obrigatoriedade. Lei 4.717/1965, art. 6º, § 3º. Lei 8.429/1992, 17, § 3º. Lei 9.279/1996, art. 57. Lei 9.279/1996, art. 118. Lei 9.279/1996, art. 173. Lei 9.279/1996, art. 175. CPC/1973, art. 48.

1. Consoante cediço nesta Corte, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva. Precedentes. ... (Continua)

30 - STJ Marca. Direito marcário. Registro de nome civil como marca. Ação desconstitutiva (anulação de registro de marca). Instâncias ordinárias que julgaram procedente o pedido a fim de anular o registro de marca nominativa no item/código (subclasse) indicado na exordial (41.10). Insurgência recursal da requerida. Registro de nome civil como marca. Atributo da personalidade digno de especial proteção. Disposição restrita. Autorização tácita e genérica inaplicável à hipótese. Recurso especial desprovido. Hipótese. Ação desconstitutiva ajuizada visando à anulação de registro de marca nominativa em determinado item e classe no INPI (41.10), sob a alegada ausência de autorização específica dos herdeiros ou legatários do cientista Albert Einstein. Recurso especial (CF/88, art. 105, III, «a»). CF/88, art. 5º, XXIX. Lei 9.279/1996, art. 124, XV e XVI. Lei 9.279/1996, art. 129. Lei 9.279/1996, art. 130. Lei 9.279/1996, art. 175. Lei 9.279/1996, art. 129.

1 - A preliminar de negativa de prestação jurisdicional (violação ao CPC/1973, art. 535) suscitada nas razões do recurso especial foi deduzida em caráter subsidiário, acaso se entendesse pela ausência de prequestionamento, sem que tenham sido deduzidos, de forma fundamentada, os pontos - relevantes - cuja apreciação teria sido omitida pela Corte local. Verificada, portanto, a deficiência recursal, aplica-se, analogicamente, a Súmula 284/STF, a obstar o conhecimento. ... (Continua)

31 - STJ Nome comercial. Marca. Princípio da anterioridade. Ausência de registro da marca pela empresa ré. Utilização de patronímico. Precedentes do STJ. Lei 9.279/96, art. 129. Lei 8.934/94, art. 35, V.

«A circunstância do uso de patronímico não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, na forma da revisão de Haia de 1925. Dispondo a autora de registro de marca em diversas categorias, não pode a empresa ré, que não dispõe sequer de registro, havendo nos autos indicação de mero pedido, invadir a exclusividade nas classes registradas, que impede a utilização por terceiros.... (Continua)

32 - STJ Ação rescisória. Erro de fato. Extinção do registro de marca comercial no INPI. Acórdão rescindendo que aferiu a notoriedade da marca à vista da ancianidade do uso. Erro inocorrente e cuja verificação, por si só, não seria capaz de assegurar pronunciamento favorável. Improcedência da rescisória. CPC/1973, art. 485, VII. (Com jurisprudência).

33 - STJ Agravo interno no recurso especial. Ação de nulidade de concessão de registro de marca. Marca de uso genérico. Inpi. Legitimidade passiva. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Agravo interno não provido.

1 - «Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. Assim, quando a causa de pedir da ação de nulidade disser respeito a vício cometido pelo próprio INPI ao longo do processo administrativo, haverá legitimidade da autarquia para figurar no processo como litisconsorte passivo (AgInt no AgInt no REsp 1.493.591/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe de 20/08/2019). ... (Continua)

34 - TJSP Apelação. Ação ordinária de nulidade de negócio jurídico, cumulada com danos morais e materiais e pedido de tutela

35 - STJ Propriedade industrial. Marca. Recurso especial. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais. Abstenção de uso de marca. Nulidade de registro. Matéria de defesa. Declaração incidental. Impossibilidade. Necessária ação autônoma. Competência da Justiça Federal e participação do inpi.artigos analisados. Arts. 56, § 1º; 57; 175 e 205, da Lei 9.279/96.

«1. Ação de reparação por danos materiais, compensação por danos morais e abstenção de uso de marca, ajuizada em 15/12/1999. Recurso especial concluso ao Gabinete em 11/10/2011. ... (Continua)

36 - STJ recurso especial. Indenização. Competência da Justiça Federal. Perda do objeto. Ação de nulidade de registro de marca. Improcedência. Pedido prejudicado. Recurso não conhecido.

1 - Provido o recurso especial da ora recorrida, para considerar válido o registro no INPI da marca «NEBACIMED, fica prejudicada a análise da competência da Justiça Federal para julgar o pedido de indenização por perdas e danos. ... (Continua)

37 - STJ recurso especial. Indenização. Competência da Justiça Federal. Perda do objeto. Ação de nulidade de registro de marca. Improcedência. Pedido prejudicado. Recurso não conhecido.

1 - Provido o recurso especial da ora recorrida, para considerar válido o registro no INPI da marca «NEBACIMED, fica prejudicada a análise da competência da Justiça Federal para julgar o pedido de indenização por perdas e danos. ... (Continua)

38 - STJ Processo civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Recurso manejado sob a égide do CPC/2015. Apelação. Propriedade industrial. INPI. Registro de marca. Termos de uso comum. Relação direta com o produto. Coisa julgada. Necessidade de análise de elementos de fato. Incidência da Súmula 7/STJ. Registro de marca. Impossibilidade. Termos de uso comum. Nome femme. Relação direta com o produto. Decisão mantida. Agravo interno não provido.

1 - O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo 3/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18/03/2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do CPC/2015. ... (Continua)

39 - STJ Propriedade industrial. Marca. Nome comercial.

«A precedência do registro de marca no INPI, e do nome na Junta Comercial, além da notoriedade, garantem a proprietária contra o uso de nome e marca cuja semelhança possa induzir em erro o consumidor.... (Continua)

40 - STJ Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação declaratória de nulidade de registro de marca. Decisão monocrática que negou provimento ao reclamo. Insurgência da parte demandada.

1 - Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do CPC/2015, art. 1.021, § 1º, a atrair a aplicação da Súmula 182/STJ. ... (Continua)

41 - STJ Agravo interno. Agravo em recurso especial. Processual civil. Abstenção do uso de marca. Registro válido no instituto nacional da propriedade industrial. Inpi. Competência da Justiça Federal.

«1 - Compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. ... (Continua)

42 - STJ Agravo interno no agravo em recurso especial. Registro de marca. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo interno não conhecido.

«1 - A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo, por inobservância do CPC/2015, art. 1.021, § 1º. ... (Continua)

43 - STJ agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de nulidade de registro de marca. Nulidade. Sistema atributivo. Colidência. Possibilidade de confusão afastada. Revisão deste entendimento. Impossibilidade. Aplicação da Súmula 7/STJ. Adequação da decisão agravada.agravo interno desprovido.

44 - STJ Propriedade industrial. Marca. Caducidade. Cinge-se a lide a definir quais os efeitos do cancelamento de registro de marca industrial por ausência de uso – caducidade – (Lei 9.279/1996, art. 142, III.). Reconhecido o efeito prospectivo (ex nunc). Finalidade da lei. Embargos de divergência em recurso especial. Precedentes do STJ. Lei 9.279/1996, arts. 2º, 120, 134 e 139.

«3. Denomina-se técnica de política judiciária a discussão sobre a direção – para frente (ex nunc) ou para trás (ex tunc) – e a extensão – limitada ou ilimitada – da atividade temporal dos efeitos de determinado instituto jurídico. Quando o legislador é silente acerca de sua definição, cabe ao Poder Judiciário preencher essa lacuna. Precedente do STF. ... (Continua)

45 - STJ Recurso especial. Propriedade industrial. Ação anulatória de ato administrativo que desconstituiu registro de marca. Prequestionamento. Ausência. Exclusividade de uso. Marca «fraca, evocativa ou sugestiva. Elementos nominativos. Composição do conjunto marcário. Distintividade.

«1 - Ação distribuída em 18/7/2012. Recurso especial interposto em 28/9/2016 e concluso à Relatora em 29/11/2016. ... (Continua)

46 - STJ Direito marcário e processual civil. Recurso especial. Julgamento definitivo, pelo presidente do inpi, de recurso que indefere o registro de marca, ao fundamento de haver marca registrada, hábil a ocasionar confusão. Exaurimento da instância administrativa. Anulação da decisão, tendo em vista o acolhimento de superveniente pedido de declaração de caducidade do registro da marca. Descabimento. Tese recursal que não tem substrato no que foi decidido. Incidência da Súmula 284/STF, a impossibilitar o conhecimento do recurso especial.

1 - Com o julgamento, pela Segunda Seção, dos EREsp 964.780, relatados pela Ministra Nancy Andrighi, ficou pacificado que a declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), em vez de efeitos retroativos (ex tunc). ... (Continua)

47 - STJ Processual civil e direito marcário. Recurso de apelação do inpi. Decisão proferida na sentença acerca de destrancamento de procedimento administrativo. A desconstituição de registro de marca demanda ação própria. Decisão extra petita. Reformatio in pejus. Autora que requereu apenas o «destrancamento de procedimento administrativo.

«1. Consoante a iterativa jurisprudência do STJ, a desconstituição de registro de marca demanda ação própria, propiciando ampla defesa e contraditório ao titular da marca e ao INPI. ... (Continua)

48 - STJ Embargos de declaração em recurso especial (CF/88, art. 105, III, «a»). Direito marcário. Ação desconstitutiva (anulação de registro de marca). Acórdão unânime deste órgão fracionário conhecendo em parte do reclamo e, na extensão, desprovendo-o, mantida a procedência do pedido veiculado na demanda, a fim de anular o registro de marca nominativa no item/código (subclasse) indicado na exordial (41.10). Insurgência da requerida.

1 - Nos termos do CPC/2015, art. 1.022, os embargos de declaração, por consubstanciarem modo de impugnação às decisões judiciais de fundamentação vinculada, são cabíveis somente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, admitindo-se, outrossim, sua oposição para correção de erro material. ... (Continua)

49 - STJ Marca. Marcário. Direito de marcas. Registro de marca alheia no Brasil. Má-fé das rés reconhecida pelas instâncias ordinárias. Marca sem notoriedade no Brasil no início dos anos 1970. Imprescritibilidade do pedido de nulidade afastada. Relação comercial entre as autoras e as rés por trinta anos. Venire contra factum proprium. Má-fé afastada nesse período. Adjudicação da marca. Peculiaridades inerentes à espécie. Recurso parcialmente provido. Lei 9.279/1996, art. 166. Lei 9.279/1996, art. 174.

Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, sendo relevante a análise do comportamento das partes para tal definição. ... (Continua)

50 - TJSP Apelação - Direito marcário - Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenizatória por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Preliminar de nulidade de sentença em razão de prejudicialidade externa - Afastamento - Entendimento majoritário das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial que o ato administrativo de concessão de registro de marca pelo INPI produz efeitos enquanto não declarada sua anulação - Mera propositura de ação de nulidade perante o INPI não autoriza a suspensão do processo - Justiça Estadual que é competente para analisar a alegação de violação ao direito de marcas e concorrência desleal - Sentença proferida nos autos da ação de nulidade que decidiu pela procedência do pedido da autora, aqui apelada, para declarar a nulidade do ato administrativo, bem como para condenar a ré, aqui apelante, à abstenção de uso da referida marca - Preliminar afastada - Mérito - Apelada que demonstrou que utiliza a expressão Brasileiros em Cancún em redes sociais desde outubro de 2018 - Art. 129, §1º, da LPI que reconhece direitos aos interessados de boa-fé que comprovem o uso da marca com mais de 06 meses de antecedência - Como o registro de marca da apelante foi cassado por sentença, conclui-se que não possui direito de exclusividade sobre a marca Brasil em Cancún, não havendo motivos para determinar a abstenção da marca Brasileiros em Cancún pela apelada - Elementos nominativos da marca apelante que são de uso comum - Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO