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«.... II – Da colidência entre marca e nome empresarial. Violação do art. 124, V, da Lei 9.279/96.

Como relatado, trata-se de recurso especial em mandado de segurança interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI contra o acórdão do TRF da 4ª Região o qual acolheu o pedido de cancelamento de decisão administrativa que deferiu o registro da marca «Street Crime Gang». por violação do disposto no art. 124, V, da Lei 9.279/96, em virtude dessa marca reproduzir elemento característico do nome comercial da empresa «GANG COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.», constituída antes do depósito do pedido de registro do referido signo marcário.

De início, mister ressaltar ser incontroverso nos autos que o pedido de registro no INPI para a marca «Street Crime Gang». data de 17/09/1999 (e-STJ fl. 13), ou seja, mais de vinte anos após o arquivamento do ato constitutivo da empresa «GANG COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.». perante a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, o que se sucedeu em 27/04/1976 (e-STJ fls. 66). Também incontroverso que a proteção ao nome comercial da recorrida não foi estendido a todo território nacional, porquanto seus atos constitutivos não foram arquivados em todas as Juntas Comerciais do país.

A questão posta em discussão, portanto, não versa acerca do conflito entre marcas, matéria tantas vezes examinadas por esta Corte ou da colidência entre nomes empresariais, também (ainda que como menos frequência) já apreciado pelo STJ (REsp 262.643/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Desembargador Convocado do TJ/RS, DJe de 17/03/2010), mas do conflito de signo marcário registrado no INPI com nome comercial de empresa registrado na Junta Comercial, mais especificadamente, da colidência entre a marca «Street Crime Gang». e o nome comercial «GANG COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.», da recorrida.

Como é cediço, o nome empresarial e a marca comercial não se confundem, nem em suas conceituações, nem em suas formas de proteção.

Ao nome de empresa, conceituado pelo art. 1.155 do CC como «a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa», tem direito de uso exclusivo oponível por prazo determinado o empresário que promover, no registro próprio, a inscrição dos atos constitutivos.

Essa tutela ao nome empresarial, inicialmente conferida nos limites do Estado em que se promover o registro, pode ser estendida a todo o território nacional, mediante arquivamento de pedido de proteção de nomes empresariais nas Juntas Comerciais dos demais Estados, devendo, outrossim, ser compreendida de modo relativo, o que significa que, o registro mais antigo não tem o condão de impedir «a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego». (REsp 262.643/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS, DJe de 17/03/2010).

O titular de uma marca, por sua vez, definida como «o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas». (DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009) possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, no âmbito desta especialidade, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro no INPI.

Não obstante as formas de proteção ao uso das marcas e ao nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: por um lado proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que tanto a marca quanto o nome empresário confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço.

Com efeito, o art. 4º do CDC dispõe:


Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:


(...)


VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;».

José Antônio B. L. Faria Correa extraiu bem esse entendimento ao interpretar o art. 124, VI, da LPI, dizendo que: «A função, pois, da marca, é permitir ao público, em uma estrutura econômica de concorrência, distinguir os produtos ou serviços, de outros que com eles dividem o mercado e buscam a conquista do consumidor.». (JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coords). Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. Série GVLAW. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 225).

Por essa razão, a propriedade das marcas registradas no INPI tem proteção garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF, cujo dispositivo vale transcrever:


XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Seguindo essa determinação contida na CF, o art. 129 da LPI determina que «a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional». Ela dirige, portanto, um comando direto de proibição, a todos os terceiros, de utilização da marca que foi registrada pela parte.

Há de se ressaltar, no entanto, que o mesmo dispositivo constitucional acima mencionado também alude à proteção do nome da empresa, cuja regulamentação está contida no art. 124, V, da LPI. Esse preceito de lei arrola, dentre os fatos específicos que são causa à recusa do registro «reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos».

A nova lei, portanto, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da nova Lei de Propriedade Industrial –, marca acentuado avanço, concedendo ao conflito entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

Nesse sentido foi o entendimento adotado pela 4ª Turma, no julgamento do EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ (4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 27/06/2005) ao consignar que «conquanto objetivem tais vedações, em última análise, a proteção de denominações ou de nomes civis, aludida tutela encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade.

Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, devendo-se também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de «alto renome». (ou «notória», segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

Nesse contexto, há de se consignar que, não obstante os precedentes mais antigos desta Corte tenham se afiliado ao entendimento de que o registro dos atos constitutivos da sociedade em qualquer Junta Comercial do país conceda direito de exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional (REsp 9.142-0/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 20.04.1992 e REsp 37.646/RJ, 4ª Turma, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 13.06.1994), tal orientação, que encontrava respaldo no Decreto 75.572/75, não foi adotada pelo Decreto 1.800/96 (art. 61) e pelo atual diploma civil (art. 1.166), ocasionando uma alteração no tratamento legal dispensado à matéria, inclusive pelo STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 27/06/2005). Nesse sentido discorreu o i. Min. Sidnei Beneti em seu percuciente voto proferido no REsp 971.026/RS, levado à julgamento na sessão dessa C. 3ª Turma do dia 15/02/2011 e ainda não publicado.

Conforme já exposto, atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que foram registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

Feitas essas considerações, entendo que a interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, é necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional; e (ii) que a reprodução ou imitação seja «suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos».

Desse modo, conclui-se que, à frente do risco de ocorrência de associação de ideias ou confusão no mercado, o art. 124, V, da LPI exige que a proteção do nome empresarial a ser tutelado tenha proteção nacional. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, é possível, assim, a convivência entre o nome empresarial GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO e a marca STREET CRIME GANG. ...» (Minª. Nancy Andrighi).»

Doc. LegJur (123.0700.2000.6000) - Íntegra: Click aqui


Referência(s):
Marca (Jurisprudência)
Propriedade industrial (Jurisprudência)
Marca (Jurisprudência)
Nome comercial (v. Marca ) (Jurisprudência)
Mandado de segurança (Jurisprudência)
Pedido de cancelamento (v. Marca ) (Jurisprudência)
Limitação geográfica (v. Nome comercial ) (Jurisprudência)
Proteção do nome empresarial (v. Nome comercial ) (Jurisprudência)
Política Nacional das Relações de Consumo (v. Marca ) (Jurisprudência)
CDC, art. 4º
(Legislação)
(Legislação)