Jurisprudência em Destaque

STJ. 3ª T. Propriedade intelectual. Registro de desenho industrial e de marca. Alegada contrafação. Propositura de ação de abstenção de uso. Nulidade do registro alegado em matéria de defesa. Reconhecimento pelo tribunal, com revogação de liminar concedida em primeiro grau. Impossibilidade. Revisão do julgamento. Nulidade de patente, marca ou desenho deve ser alegada em ação própria, para de competência da Justiça Federal. Considerações da Minª. Nancy Andrighi sobre o reconhecimento incidental da possível invalidade dos registros de desenho industrial e de marca, sem ação direta, e a negativa de proteção ao direito de exclusividade. Lei 9.279/1996, arts. 57, 109, 118, 129, 173 e 209, §§ 1º e 2º. CF/88, art. 109, I.

Postado por Emilio Sabatovski em 22/10/2012
«... III - O reconhecimento incidental da possível invalidade dos registros de desenho industrial e de marca, sem ação direta, e a negativa de proteção ao direito de exclusividade

Sempre é possível ao juízo estadual negar ao titular de uma marca, de uma patente ou de um desenho industrial, o pedido de medida liminar que restrinja a comercialização de determinado produto por suposta contrafação. Para fazê-lo, contudo, normalmente é necessário que não vislumbre, ao menos de plano, a existência da alegada contrafação, seja pela ausência de semelhança entre produtos ou marcas, seja pela inexistência de registro prévio, ou ainda por qualquer outro motivo fático que justifique a negativa de proteção.

Não é isso, entretanto, que se discute neste processo. A pergunta que se faz, aqui, é: pode o juiz ou o Tribunal estadual, ao apreciar um pedido de antecipação de tutela, negar proteção a uma marca, patente ou desenho registrados, mesmo que diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do registro, não declarada pela Justiça Federal?

O recorrente sustenta que não, porque o art. 57 da LPI é expresso ao determinar que «a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito». Assim, para que o juízo estadual negue a proteção conferida pelo registro do desenho industrial, seria necessário que, antes, a invalidade desse registro tivesse sido reconhecida pelo juízo federal competente, em processo que contasse com a participação do INPI. O recorrido, em contrapartida, sustenta que a competência da Justiça Federal deve ser mantida apenas para as ações de nulidade por via principal, mas a própria LPI autoriza, em seu art. 56, §1º, que a nulidade de uma patente seja «arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa», o que necessariamente implica possibilitar seu reconhecimento pelo juízo estadual, perante o qual, usualmente, tramitam ações em que se busca fazer valer o direito de exclusividade de uso de uma marca ou patente.

Nas oportunidades que teve para enfrentar a questão, o STJ tem oscilado. Com efeito, por ocasião do julgamento do AgRg no Ag 526.187/SP (Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 3/9/2007), a 4ª Turma desta Corte estabeleceu que «a nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual». A C. 4ª Turma, nessa oportunidade, baseou-se no escólio de Luiz Guilherme de A. V. Loureiro para assim decidir.

Ao julgar o REsp 325.158/SP, contudo (de minha relatoria, Relator para acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 9/10/2006), a 3ª Turma, debatendo amplamente a questão, assumiu posicionamento favorável à pretensão do recorrente. Naquela oportunidade ficou definido que «estando registrada a marca no INPI, não é possível a sua utilização por terceiro antes de desconstituído o respectivo registro via ação própria». Nesse julgado, o i. Relator para acórdão, saudoso ministro Carlos Alberto Menezes Direito, fez ampla pesquisa jurisprudencial, apoiando seu posicionamento nos precedentes exarados por ocasião do julgamento dos REsp 242.083/RJ, 57.556/RS, 11.767/SP, 36.898/SP, 128.136/RJ, entre outros. Destacam-se de seu voto os seguintes fundamentos:


O que se verifica da jurisprudência da Corte é que a desconstituição do registro, por ação própria, é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. Naqueles casos em que a Corte autorizou o uso apesar do registro constatou-se que houve circunstâncias peculiares, a partir da condição do registro deferido pelo próprio INPI.


E creio, com todo respeito aos votos que me precederam acompanhando a posição da ilustre Relatora, que os precedentes da Corte não merecem alterados (sic). Observo que o artigo 205 da Lei 9.279/96, mencionado pela Minsitra Nancy Andrighi, que autoriza a invocação como matéria de defesa a alegação da nulidade da patente ou do registro é específico da ação penal, ressalvando, ainda, o dispositivo que a absolvição do réu não impotará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente. Ora, na verdade, tanto o art. 124, VI, que veda o registro como marca de sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço (...)», como o art. 165 que prescreve ser nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei, na minha compreensão, não desqualificam o fato de que o deferimento do registro somente pode ser desconstituído por ação própria, sob pena de construir-se interpretação que viola o direito de exclusividade enquanto mantido o registro em vigor. Aquele que detém o registro tem direito a opor-se ao uso da marca de sua titularidade por qualquer outro, não sendo possível a declaração pontual de ineficácia do registro no INPI, como pretendeu o acórdão recorrido, com a consequência de produzir, tão-somente efeito administrativo perante tal órgão. (...)


É necessário, ainda, considerar que a ação de nulidade do registro da marca está regulada, especificamente, nos artigos 173 a 175 da Lei 9.279/96 e deve ser ajuizada no foro da Justiça Federal, devendo nela intervir o INPI, quando não seja ele o autor, com prazo de prescrição próprio e com possibilidade de suspensão liminar dos efeitos do registro e do uso da marca.


Manter o acórdão recorrido, com todo respeito aos que me antecederam, significa violentar a disciplina própria do Código de Propriedade Industrial, que não autoriza a desconstituição do registro salvo pela via do processo administrativo (artigos 168 a 172) e da ação de nulidade, não tendo previsão alguma para autorizar-se a sua declaração incidental de ineficácia, sem que intervenha no processo o INPI e sem que tenha sido ajuizada no foro que a lei especial de regência indicou competente, ou seja, a Justiça Federal.

A tais argumentos, acresceu-se a pertinente observação do i. Min. Castro Filho:


É de se considerar, nesses casos, que o ato administrativo relativo à concessão do registro possui conteúdo decisório e, desempenhando o INPI atividade típica de Estado, qual seja a de regular a propriedade industrial em âmbito nacional, o interesse federal no sentido de que a autarquia atue na dialética estabelecida em razão do registro de marca, questão de sua exclusiva atribuição, resta patente, especialmente por tratar-se de matéria de extrema relevância social e econômica, como já se observou nas razões delineadas nos votos predecessores.

Quando do julgamento desse processo, proferi voto vencido, defendendo a possibilidade de reconhecimento incidental da nulidade de marca - com argumentos que poderiam ser estendidos à hipótese deste processo, que trata de desenho industrial (art. 118 da LPI). Contudo, curvo-me à posição que se sagrou vencedora no âmbito desta 3ª Turma, não apenas por uma questão de disciplina judiciária, mas também porque, no mérito, convenci-me, depois, de que esta é a melhor posição acerca do assunto.

Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo, como bem observado pelo i. Min. Direito, equivaleria a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa.

Importante observar também que essas considerações não inviabilizam, de modo algum, o exercício de eventual direito do réu, aqui recorrido, de utilizar o produto alegadamete contrafeito, caso seu registro seja de fato nulo. Basta, para tanto, que ele proponha, perante a Justiça Federal, a competente ação de nulidade requerendo, conforme o caso, antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Assim, seu comportamento seria lícito na origem e protegido, portanto, ab initio, por uma tutela de urgência emanada da autoridade competente. Nessa hipótese, todo o peso de demonstrar a viabilidade da concessão da tutela antecipada recairia sobre o suposto contrafator, ou seja, sobre a parte que pretende atuar de maneira contrária ao registro formalmente expedido. Seria ele, portanto, que teria de demonstrar a verossimilhança de suas alegações e a prova inequívoca de seu direito. Se as provasse, todo o investimento que fez, posteriormente, no desenvolvimento e comercialização do produto supostamente contrafeito estaria protegido.

Na situação dos autos, tudo se inverteu. A recorrida, em lugar de obter prévia proteção, investiu em seu ilícito criando um fato consumado. Vale dizer, praticou um ato que, ao menos formalmente, teria aparência ilícita (porque contrário ao registro concedido pelo INPI) e, a partir disso, considerável parcela de seu faturamento passou a depender da venda do produto aparentemente contrafeito. Tal atitude transferiu ao titular do registro do desenho industrial todo o peso de requerer uma antecipação de tutela, tendo ele, que a priori seria vítima da contrafação, de comprovar a verossimilhança de seu direito, a intensidade de seu prejuízo e assim por diante. O fato consumado criado pelo recorrido estabeleceu, inclusive, um receio adicional ao julgador, já que deferir liminarmente a busca e apreensão dos bens indevidamente copiados poderia gerar prejuízos incomensuráveis à ré, com a paralisação de sua produção, reflexos na geração de empregos e assim por diante. Todas essas consequências, conquanto pareçam graves, foram geradas pela própria ré que, mesmo diante de um registro vigente no INPI (ainda que irregular), optou por simplesmente copiar o produto em lugar de buscar a proteção judicial prévia à sua conduta. Não é assim que tem de se comportar o sistema em um Estado Democrático de Direito.

A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da Lei, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

Destarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o TJ/PR violou a regra do art. 57 da LPI. ...» (Minª. Nancy Andrighi).»

Doc. LegJur (127.0531.2000.7900) - Íntegra: Click aqui


Referência(s):
▪ Propriedade intelectual (Jurisprudência)
▪ Desenho industrial (v. ▪ Propriedade intelectual) (Jurisprudência)
▪ Marca (v. ▪ Propriedade intelectual) (Jurisprudência)
▪ Registro de desenho industrial e de marca (v. ▪ Propriedade intelectual) (Jurisprudência)
▪ Contrafação (v. ▪ Propriedade intelectual) (Jurisprudência)
▪ Ação de abstenção de uso (v. ▪ Propriedade intelectual) (Jurisprudência)
▪ Nulidade do registro (v. ▪ Propriedade intelectual) (Jurisprudência)
▪ Justiça Federal (Jurisprudência)
▪ Competência (Jurisprudência)
▪ Justiça Federal (Jurisprudência)
(Legislação)
(Legislação)
(Legislação)
(Legislação)
(Legislação)
(Legislação)
▪ CF/88, art. 109, I
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