Jurisprudência em Destaque

«... 3. Cinge-se a controvérsia sobre dois pontos: a) o termo a quo do prazo prescricional para pleitear reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial; b) a possibilidade de coexistência das marcas da recorrente e da recorrida.

3.1. No que toca ao primeiro ponto, sustenta a recorrente violação ao art. 225 da Lei 9.279/1996, motivo pelo qual a ação para a reparação de danos estaria prescrita.

Destaco a redação do artigo supostamente violado:


Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

Quanto à matéria, assim se pronunciou o relator do acórdão ora combatido:


No tocante à prescrição, o dano pelo uso indevido da marca é permanente. O dano não ocorre no momento em que primeiro a ré utilizou a marca similar a da autora, mas se perpetua no tempo até que cessada a conduta, de modo que somente a partir daí corre a prescrição. Ademais, atos danosos pontuais, como um dano a imagem da autora por ato praticado ou serviço mal prestado pela ré, perda de clientes, etc., podem em tese ocorrer em qualquer momento enquanto perdurar o uso indevido da marca.


A Lei 9.279/96 prevê o ressarcimento pelos danos decorrentes do uso indevido de marca, estabelecendo em seus arts. 208 e 209 que:


Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.


Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comercio.


Configurada a violação à propriedade intelectual da autora, tenho que o arbitramento da indenização, no caso, deve se dar na forma preconizada no inciso III do art. 210 da mesma lei, que transcrevo:


Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável, ao prejudicado, dentre os seguintes:


I - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou


II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou


III- a remuneração que.o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.


Dessa maneira, merece reforma a sentença para, afastada a prescrição, ser condenada a ré ao ressarcimento das perdas e danos sofridas pela autora, pelo critério do inciso III do art. 210 da Lei 9.279/96, a serem aferidos em liquidação.


Os alegados danos morais não restaram comprovados, de modo que improcedente o pedido nesse particular.


Com a reforma da sentença, a parte ré sucumbiu da maior parte do pedido, motivo pelo qual condeno-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Prejudicado o recurso da ré quanto aos honorários e sua compensação.


Prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que eventuais recursos desta decisão não terão efeito suspensivo, de modo que a decisão da Corte pode ser executada.


Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo retido, negar provimento à apelação da ré, dar parcial provimento à apelação da autora, e dar por prejudicado o pedido de tutela recursal, na forma da fundamentação.


É o voto.

A doutrina civilista, desde Windscheid, que trouxe para o direito material o conceito de actio, direito processual haurido do direito romano, diferencia com precisão os direitos subjetivo e potestativo.

O primeiro é o poder da vontade consubstanciado na faculdade de agir e de exigir de outrem determinado comportamento para a realização de um interesse, cujo pressuposto é a existência de uma relação jurídica.

Nessa esteira, Caio Mário afirmava que o direito subjetivo, visto dessa forma, sugere sempre de pronto a idéia de uma prestação ou dever contraposto de outrem:


Quem tem um poder de ação oponível a outrem, seja este determinado, como nas relações de crédito, seja indeterminado, como nos direitos reais, participa obviamente de uma relação jurídica, que se constrói com um sentido de bilateralidade, suscetível de expressão pela fórmula poder-dever: poder do titular do direito exigível de outrem; dever de alguém para com o titular do direito. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. 1. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 36)

Encapsulados na fórmula poder-sujeição, por sua vez, estão os chamados direitos potestativos, a cuja faculdade de exercício não se vincula propriamente nenhuma prestação contraposta (dever), mas uma submissão à manifestação unilateral do titular do direito, muito embora tal manifestação atinja diretamente a esfera jurídica de outrem.

Os direitos potestativos, porque a eles não se relaciona nenhum dever, mas uma submissão involuntária, são insuscetíveis de violação, como salienta remansosa doutrina.

Somente os direitos subjetivos estão sujeitos a violações, e quando ditas violações são verificadas, nasce para o titular do direito subjetivo a faculdade (poder) de exigir de outrem uma ação ou omissão (prestação positiva ou negativa), poder este tradicionalmente nomeado de pretensão.

Dessarte, por via de consequência, somente os direitos subjetivos possuem pretensão, ou seja, o poder de exigência de um dever contraposto, já que este dever nem existe nos direitos potestativos nem nos direitos que se exercem por meio de ações de estado.

O sistema civil brasileiro de 1916, como é amplamente sabido, não tratou com muito esmero os institutos da prescrição e da decadência, atribuindo prazos ditos prescricionais a direitos potestativos, sujeitos evidentemente à decadência. Quanto à prescrição, desde o diploma revogado, o legislador optou por prever um prazo geral (art. 177) e situações discriminadas sujeitas a prazos especiais (art. 178), sem exclusão de outros prazos conferidos por leis específicas.

Grosso modo, esse método foi transferido para o Código Civil de 2002, que também prevê um prazo geral (art. 205) e prazos específicos (art. 206) de prescrição.

Essa sistemática, por si só, possui a virtualidade de apanhar, ordinariamente, todas as pretensões de direito subjetivo e lhes conferir um prazo de perecimento: se a pretensão não se enquadra nos prazos prescricionais específicos, sujeitar-se-á, certamente, ao prazo geral.

A distinção entre direitos potestativos e subjetivos, como bem assinala Caio Mário da Silva Pereira, muito embora seja de nítida feição acadêmica, mostrou-se fundamental para solucionar um dos mais antigos problemas de direito civil, o da diferença entre prescrição e decadência.

Assim, a prescrição é a perda da pretensão inerente ao direito subjetivo, em razão da passagem do tempo; ao passo que a decadência se revela como o perecimento do próprio direito potestativo, pelo seu não exercício no prazo predeterminado.

Corolário desse entendimento é o de que os deveres jurídicos que subsumem aos direitos subjetivos são exigidos, ao passo que os direitos potestativos são exercidos (AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução.6a. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 565).

Nesse passo, o prazo de prescrição, em essência, começa a correr tão logo nasça a pretensão, a qual tem origem com a violação do direito subjetivo.

Quanto ao caso em análise, é inequívoco que a pretensão ao recebimento da indenização nasce tão logo seja violado o direito de propriedade industrial, porém tal dano se perpetua enquanto o uso indevido de marca alheia registrada não cessar.

Nessa toada, trago à luz da controvérsia os ensinamentos de Câmara Leal (LEAL, Antônio Luís da Câmara Leal. Da Prescrição e da Decadência. 2ª. edição: Editora Forense, 1959. p. 36):


Duas condições exige a ação, para se considerar nascida (nata), segundo a expressão romana: a) um direito atual atribuído ao seu titular; b) uma violação desse direito à qual ela tem por fim remover.


[...]


Não basta, porém, que o direito tenha existência atual e possa ser exercido por seu titular, é necessário, para admissibilidade da ação, que esse direito sofra alguma violação que deva ser por ela removida. É da violação, portanto, que nasce a ação. E a prescrição começa a correr desde que a ação teve nascimento, isto é, desde a data em que a violação se verificou.

Corroborando tal entendimento, o saudoso Caio Mario disserta (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 25a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585):


Se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam encadeadamente, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato dá direito a uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente.

Assim, considerando que a violação é permanente, enquanto a recorrente continuar a utilizar marca alheia registrada, diariamente o direito será violado, nascendo nova pretensão indenizatória; motivo pelo qual não há como reconhecer que a pretensão da parte recorrida estava prescrita quando do ajuizamento da demanda em questão. ...» (Min. Luis Felipe Salomão).»

Doc. LegJur (138.0990.8000.0000) - Íntegra: Click aqui


Referência(s):
▪ Propriedade industrial (Jurisprudência)
▪ Marca (Jurisprudência)
▪ Uso indevido (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Marca alheia anteriormente registrada (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Impossibilidade de coexistência (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Prescrição (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Prazo prescricional (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Reparação de danos (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Dano permanente (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
Lei 9.279/1996, art. 124, XIX (Legislação)
Lei 9.279/1996, art. 129 (Legislação)
Lei 9.279/1996, art. 208 (Legislação)
Lei 9.279/1996, art. 209 (Legislação)
Lei 9.279/1996, art. 225 (Legislação)
▪ CF/88, art. 5º, XXIX
▪ CDC, art. 4º, VI.
▪  1.105.422/STJ (Propriedade industrial. Marca. Medicamento. Radical «Sor». Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Utilização de termo designativo do componente principal do medicamento. Coexistência. Possibilidade. Consumidor. Concorrência desleal. Inexistência na hipótese. Lei 9.279/1996, arts. 18, II, 124, VI, 129 e 195, III. CDC, art. 4º, VI. CF/88, art. 5º, XXIX).